专利法第四次修改 惩罚性赔偿措施引关注

在创新驱动发展战略影响下，中国《专利法》第四次修改提速。2018年12月24日，《专利法修正案（草案）》（下称草案）提请正在召开的十三届全国人大常委会第七次会议审议，这是该草案酝酿近七年后，首次提交立法机关审议。原告举证难、维权成本高、获判赔偿低等专利实践的老大难问题能否解决，备受社会关注。

知识产权法学者陶鑫良、李扬及资深律师杨祖民、唐嘉伟在接受财新记者采访时均表示，草案在加大专利侵权惩治力度、明确诚实信用原则和禁止权利滥用原则、延长创新药品专利权期限、确立开放许可制度等方面具有进步性，但具体条文还应细化，增加可操作性，且这些制度有待实践检验。业内人士还期盼，此番修法能在提高专利授权确权效率、减少行政和司法资源方面有所推进。

助力创新驱动

中国现行《专利法》于1985年施行，曾分别在对外开放的关键年份1992年、2000年、2008年进行过修正，但很多实践中的难题没有在这三次修法中解决。2011年11月，国家知识产权局启动《专利法》第四次修改准备工作，于2013年将修订草案（送审稿）上报国务院，完善后于2015年7月再次上报国务院，直至近日提交立法机关审议。

国家知识产权局局长申长雨向十三届全国人大常委会第七次会议作草案说明时谈到此次修法的内在动因。他表示，加强知识产权保护、提高自主创新能力，已经成为中国加快转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略的内在需要。但当前，中国专利维权存在举证难、成本高、赔偿低等问题，跨区域侵权、网络侵权现象增多，滥用专利权现象实有发生；专利技术转化率不高，专利许可供需信息不对称，转化服务不足；适用加入相关国际条约和给发明人、设计人取得专利权提供更多便利的需要，专利授权制度也有待进一步完善。

大连理工大学知识产权学院教授陶鑫良曾参与《专利法》前三次修改。他表示，《专利法》第三次修改以后，国内外形势有了新变化，互联网时代的科技进步速度与加速度日新月异，中美关系与人工智能等时代背景的影响日益加深，中国的专利法治出现了一系列新情况和新问题，《专利法》第四次修改应运而生。“鉴于国内外相关形势起伏多变，《专利法》面对的问题错综复杂，这次修改仍然任重道远。”

知识产权法学者、中山大学教授李扬和陶鑫良的看法接近。李扬接受财新记者采访时表示，和前三次修法相比，这次修改具有较强的现实针对性。

李扬分析，中国自主创新能力越来越强，专利申请量和授权量连续多年居世界第一，但因信息不对称等原因，真正实施的专利不多，大量专利闲置，违背了专利申请和授权的初衷，反过来会妨碍创新，而且实践中存在大量恶意专利申请、恶意专利诉讼现象，扰乱了正常的市场秩序，急需正本清源。

前述学者均认为，这次提交审议的草案，对加强保护专利权人合法权益，促进专利实施和运用、完善专利授权制度三方面都进行了对症下药的修改。比如，引入惩罚性赔偿制度，增大专利侵权者的违法成本与法律责任，藉以保护专利权人的合法权益；通过优化职务发明创造的处置规制与强化专利信息等公共服务机制，以促进专利技术的实施与转化；通过新设外观设计专利申请国内优先权制度和优化要求优先权程序，放宽专利申请人相应时限；还有将外观设计专利权的保护期由现行10年延长至15年，等等。

不过，李扬提醒，加强知识产权保护不仅仅是理念问题，也是技术问题。法律规范的引入必须具备可操作性，应当既充当行为规范，指导人们在法律范围内行事，又担当裁判规范，具有可适用性。“草案关于惩罚性赔偿的条款应该继续完善，一些制度也有待实践检验。”

加大侵权惩治力度

加大专利侵权惩罚力度，加强对专利权人权益保护，是草案的一大看点。

一直以来，专利权人普遍反映专利诉讼举证难、周期长、赔偿低，导致专利权人通过司法渠道维权的意愿较低，其专利权得不到充分的利用，企业创新意愿也受到抑制。对此，草案引入故意侵权的惩罚性赔偿制度，同时降低专利权人在损害赔偿方面的举证责任。

具体而言，草案第72条第1款补充规定，对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照权利人损失、侵权人获利或者专利许可使用费倍数计算的数额一到五倍内确定赔偿数额。此外，为加大对专利权人的保护，草案针对举证难的问题完善举证责任。

第72条第2款规定，赔偿数额难以计算的情况下，法院可以酌情确定的赔偿额，从现行专利法规定的1万元到100万元提高为10万元到500万元。

第74条第4款规定，法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

北京市正见永申律师事务所律师杨祖民向财新记者表示，引入对故意侵权的惩罚性赔偿，能够对故意侵权行为起到一定的威慑作用，与此同时，降低权利人在损害赔偿方面的举证责任，使其在无法获得充分证据的情况下，也有可能获得更高数额的赔偿，也提升了对于侵权人的威慑力。

杨祖民还向财新记者透露，在最近几年的专利侵权诉讼中，法官在尝试要求侵权人提供相关的账簿、资料。若侵权人拒不提供，法官在确定损害赔偿数额时，一般更倾向于权利人。“这么做确实对于降低权利人的举证责任、提高赔偿数额具有明显的积极作用。”

陶鑫良用“继往开来，登峰造极”来形容草案针对专利侵权赔偿的规定。

他介绍，中国《专利法》及其历次修改一贯规定有四种赔偿方式：按被侵权人因侵权的实际损失、侵权人因侵权的违法获利、专利许可使用费的合理倍数、法官的酌定赔偿。他认为，此次修改方案将按专利许可使用费的合理倍数赔偿从原来的“一至三倍”扩展到“一至五倍”，还将法院酌定赔偿从“1万元至100万元”提升到了“10万元至500万元”，可以说是在提高专利侵权成本从而震慑和遏制恶性侵犯专利权行为的历史进程中，达到了新的制高点。

李扬也表示，一到五倍的惩罚性赔偿制度的引入将给故意侵犯专利权的行为人毁灭性打击，10万元到500万法定赔偿制度的引入将极大提高侵权行为人的侵权成本，从而发挥《专利法》在打击专利侵权行为方面的威慑力。但他同时表示，实际上并不赞成将法定赔偿额最低点提高到10万元，“这个在实践中或许行不通”。

李扬解释说，中国目前存在很大数量且不值钱的“垃圾专利”，若将法定赔偿额最低点定为10万元，则司法实践中，法院很可能适用权利人损失标准、侵权人获利标准、许可使用费标准，并加大权利人在损害方面的举证责任，从而使法定赔偿标准僵尸化。“据我了解，不少法官都非常反感法定赔偿最低定为10万，觉得太高了。”

李扬还提醒说，规定惩罚性赔偿制度的条文措辞“像《刑法》用语”而且充满不确定性。什么是“情节严重”？何谓“故意侵犯专利权”？他认为，这些规定都不明确，需要完善。

上海汇业律师事务所律师唐嘉伟还注意到一个实务问题。即在维权或诉讼时，有时候被告一方希望申请“专利权评价报告”，但按照目前的法律规定是不能由被告方向国家知识产权局申请的，草案规定“双方当事人”可以主动出具，是否意味着被告人可以向国家知识产权局提出申请？他认为，从条文来看，该规定尚有不清楚的地方，还需要法律或司法解释的进一步释明。

明确诚实信用原则、禁止权利滥用原则

草案第20条规定，申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争。受访人士认为，该条规定符合行业预期，也是行业长期的呼声。

李扬分析，该条实际上在专利申请和实施过程中引入了诚信原则、权利不得滥用原则，能够在申请阶段事先拦截一部分垃圾专利申请，提高专利申请和授权质量，减少恶意挤占公共资源的现象，同时也将在事后打击通过恶意诉讼等手段对竞争者进行专利劫持的现象。

唐嘉伟向财新记者表示，该条强调诚实信用原则适用于专利申请与维权阶段，为惩罚非正常申请以及惩戒“专利流氓”提供了法律依据。

在杨祖民看来，现行《专利法》中缺乏一项统领的原则性规定，导致法院和专利行政部门在处理某些案件时缺乏足够的法律依据，而《著作权法》《商标法》及世贸组织的TRIPS协议均规定了权利行使的基本原则。因此，在《专利法》中增加原则性条款，能够体现规制专利权滥用、平衡专利权人利益与社会公共利益的基本立场，也能为某些特殊案件的处理提供相应的法律依据。

延长创新药专利权期限

创新药品研发周期长、研发投入大，上市前还要经过较长审批时间，药品上市之后，也非常容易被仿制，很多药品上市时，专利权可能很快就要到期，到期之后可能导致药品企业的营业收入大幅度降低。针对这一问题，草案试图延长创新药品专利权期限。

草案第42条第2款规定，为补偿创新药品上市审评审批时间，对在中国境内与境外同步申请上市的创新药品发明专利，国务院可以决定延长专利权期限，延长期限不超过5年，创新药上市后总有效专利权期限不超过14年。

杨祖民认为，《草案》规定了延长创新药品专利权期限的基本条件以及可以延长的范围，有助于保护药品企业的创新积极性，鼓励他们持续开发新的创新药品，但这些还不够。

“可以预期《专利法》完成修改后国务院会制定更具体的操作细则、成立一个专门机构处理专利权期限延长的申请。一方面需要保护药品企业的创新积极性，另一方面也要让病人尽早用上低价药品。”杨祖民说。

唐嘉伟也持相同看法。他表示，创新药品专利权延长制度与发达国家尤其是医药行业较为发达的国家的专利制度看齐，极大提升了重要的创新药专利的价值，对于鼓励医药领域的创新具有重要作用，但该制度也是一把双刃剑。

唐嘉伟说，中国创新药主要依赖于国外大公司，该制度将延长国外大公司创新药的专利壁垒。而且，这一条款目还有很多内容不清楚，比如境内境外同步上市中的“同步”是怎样的要求？“延长期限不超过5年，创新药上市后总有效专利权期限不超过14年”也规定得较为粗糙，如果该专利不延长期限而本身的期限还超过14年，是不是一定不可能发生的情况？唐嘉伟认为，这些内容需要进一步细化。

强化专利行政执法权

在中国现有立法框架下，知识产权以司法保护为主导，辅之以行政保护。草案强化了专利行政部门对于侵权案件的执法权，国家知识产权局有望首次获得对具体专利侵权案件执法的权力。

草案第69条第1款规定，管理专利工作的部门、负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对涉嫌侵犯专利权、假冒专利行为进行处理、查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关材料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。

第70条第1款规定，国务院专利行政部门可以应专利权人或利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。

第70条第2款规定，地方政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷，对在本行政区域内侵犯同一专利权的案件可以合并处理；对跨区域侵犯同一专利权的案件可以请求上级人民政府管理专利工作的部门处理。

杨祖民分析，根据前述规定，国家知识产权局将首次获得对具体专利侵权案件执法的权力。考虑到很多专利侵权都是全国范围的，草案若获得通过，国家知识产权局将会直接处理大量侵权纠纷。“由于专利行政执法比司法程序更快捷，相信会有更多的权利人采取行政执法的渠道进行维权。”

不过据杨祖民观察，与2015年的送审稿相比，草案在加强专利行政执法方面有所弱化。比如县级专利行政部门的执法权，专利行政部门查封、扣押、罚款等执法措施，都没有体现。

杨祖民还提出，专利行政部门在处理侵权纠纷时的执法权进一步扩张。一个突出表现是：根据现行《专利法》第64条的规定，专利行政部门仅对假冒专利的行为有比较大的执法权，对于专利侵权行为的执法权有限。但根据草案第69条的规定，专利行政部门对于专利侵权的执法权明显增加，可以现场检查经营场所、复制有关资料、检查相关产品等，只是不能查封、扣押侵权产品。

据财新记者了解，对于专利行政执法权的强化，学界并非没有担忧。有学者认为专利权是私权，行政执法权的过度介入，会导致市场上的竞争关系失衡；还有学者认为，国家知识产权局既处理专利的授权、确权，又处理专利侵权，导致职能、角色不清晰，很难在具体的案件中保持中立。在杨祖民看来，专利行政执法权在实际运行当中是否能够符合公众的期望，还有待进一步观察。

确立开放许可制度

在专利实施方面，开放专利许可制度也是此番修法的看点，受到业内关注。

有调查显示，高校和科研院所都拥有大量专利，但是实施率普遍偏低。原因之一是专利交易市场不成熟、专利供需信息不对称，很多专利权人缺乏有效渠道推介其专利。因此，国家知识产权局借鉴英、德等国当然许可制度的经验，准备建立有效的市场供需双方对接机制，草案称之为开放许可。

草案第50条规定，专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。

杨祖民分析，设置开放许可的目的是降低谈判难度、降低专利许可交易成本，提高被许可人实施专利的意愿。开放许可与普通许可最大的不同在于，开放许可的承诺方不得拒绝任何被许可方的许可请求。与之相配合，草案用了三个条款，规定了开放许可的具体操作规则。

李扬、唐嘉伟在受访时均表示，当然许可制度的引入有利于解决专利实施过程中专利信息不对称的问题，其有效实施，预计将大幅度提高真正具有市场价值的专利的转化率，部分缓解僵尸专利问题。

但前述学者、律师认为，实践中，开放许可能否发挥其预期的作用，还有待于时间的检验。

待解难题

受访学者和律师认为，此番提交审议的草案尚有完善空间，仍需进一步回应专利实践中期盼解决的问题。

比如，如何提高专利授权确权效率、减少行政和司法资源浪费一直是行业翘首以盼、希望能够解决的问题，但这次草案未能覆盖。

据李扬透露，学者、法官曾建议将专利复审委员会的复审程序作为民事或者行政一审对待，不服专利复审委裁决的，直接上诉到二审，从而简化中间环节，减少诉讼时间，加快专利授权确权效率。各方还建议，在不触及专利审查机关对专利是否有效享有的审查权限的前提下，在侵权诉讼个案中，赋予法院认定专利权是否有效的权力，从而加快专利侵权诉讼审理效率，尽快稳定相关权利义务关系。

“遗憾的是，这两个合理化建议并未得到采纳。”李扬说。

陶鑫良还提到，中国专利法治还迫切需要解决恶意滥用专利权问题。他希望通过立法有效规制专利权滥用尤其是专利权恶意滥用，譬如制裁恶性“专利流氓”行为，但同时也应当依法容忍非恶性的“专利渔翁”现象。

此外，李扬、唐嘉伟在采访中还提到，此次草案未纳入“部分外观设计”制度。唐嘉伟特别注意到，先前送审稿中曾有过“部分外观设计”的条款，但后来未能进入草案规定当中。

在唐嘉伟看来，部分外观设计制度就好比允许专利权人为自己的设计编撰一个像“权利要求”一样的“保护范围”，比起目前中国仍然实行的“整体外观设计”制度来说，能够进一步保护原创设计人的保护范围，同时也对外观设计专利申请时申请文件的撰写要求提出了更高要求，专利代理师或者专利权人必须从战略的角度发掘出所要求保护的局部的设计，以至于恰到好处地保护到原创设计师的真正贡献之处。

李扬认为，此次修改未纳入“部分外观设计”制度，应该和该制度本身较为复杂有关，其申请和授权范围、侵权损害赔偿的计算依据等都有待进一步研究。“在这些制度未研究清楚之前，暂不宜仓促引入。”